Cap Corse : la marque est devenue trompeuse sur sa provenance

Les références au lieu de provenance d’un produit sur son étiquette sont trompeuses lorsque le produit n’y est plus fabriqué et rendent la marque nulle (TJ Paris, 21 janvier 2022).

En 2016, des entrepreneurs corses ont racheté la marque d’alcool « Cap Corse », popularisée par Louis Napoléon Mattei dès 1872 et ont créé la société La Distillerie afin de fabriquer et de commercialiser cet alcool d'apéritif. La société est titulaire des marques « Cap Mattei », « L.N. Mattei » et « Mattei » qu’elle utilise pour distribuer ses produits. La société, Terroirs Distiller a, elle aussi, racheté en 2011 à une autre société les marques « Auguste Mattei Cap Corse » et « Cap Mattei » afin de commercialiser des boissons alcoolisées d’apéritif. 

Estimant que Terroirs Distillers commercialisait ses whiskys sous des appellations similaires aux siennes, la société La Distillerie lui a demandé de lui communiquer les preuves d'usage de ses deux marques déposées. En effet, en droit des marques, l’absence d’une exploitation sérieuse d’une marque pendant une période ininterrompue de cinq ans peut entraîner la déchéance des droits du titulaire sur celle-ci, sauf lorsqu’elle ce manque d'exploitation est justifié par des circonstances indépendantes de sa volonté (article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle ; article 15 du Règlement sur la Marque Communautaire). L’argument de non-exploitation sérieuse de la marque peut ainsi être actionné en opposition à un dépôt de marque ou lors d’une action en contrefaçon lorsque le titulaire d’une marque antérieure attaque une marque ultérieure qu’il estime trop similaire à la sienne.

Faute de réponse de la société Terroirs Distillers, La Distillerie l’a assignée devant le tribunal judiciaire de Paris en janvier 2020 en déchéance de marques pour défaut d'exploitation, en nullité pour usage trompeur, en contrefaçon de ses marques et, enfin, en pratiques commerciales déloyales.

En défense, la société Terroirs Distillers a demandé au tribunal de reconnaître l'usage antérieur de ses marques afin de commercialiser du whisky, de juger que la demande en contrefaçon est mal fondée, que ses produits ne sont ni identiques, ni similaires à ceux commercialisés par la demanderesse, qu’un risque de confusion dans l’esprit du consommateur n'est pas établi et, enfin, de juger que ses marques n’ont pas un caractère trompeur et n’encourent, par conséquent, pas de déchéance.

LIRE LA DÉCISION >> Tribunal judiciaire de Paris, 3ème Chambre, 21 janvier 2022, n° 20/00412

Une solution en rupture avec la jurisprudence concernant le patronyme 

Selon la société La Distillerie, l’usage sans son consentement du signe « Auguste Mattei » sur les bouteilles de whisky de son concurrent constitue une contrefaçon par imitation de sa famille de marques qui comporte également l’élément distinctif « Mattei ». La défenderesse a alors répondu que le précédent titulaire de cette marque justifiait d’un usage du signe « Auguste Mattei » pour du whisky depuis 2015, soit antérieurement au dépôt des marques opposées. De plus, elle a estimé qu’il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit des consommateurs, le nom patronymique « Auguste Mattei » faisant explicitement référence à un personnage historique identifiable. 

Les juges ont tout d’abord rappelé qu’aux termes de l’article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle, il est interdit de faire usage dans la vie des affaires, pour des produits et/ou des services, « d'un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée » et/ou « d'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion […] ». Le titulaire de la marque dispose ainsi d’un droit exclusif sur celle-ci afin de l’exploiter et peut interdire à tout tiers de faire usage dans la vie des affaires d'un signe risquant de créer une confusion dans l’esprit des consommateurs. De plus, l’article 9 du règlement (UE) n° 2017/1001 du 14 juin 2017 prévoit que l'appréciation de la contrefaçon « suppose de vérifier si au regard d’un examen des degrés de similitude entre les signes et entre les produits et/ou services désignés, il existe un risque de confusion comportant un risque d’association dans l’esprit du public concerné ».

En l’espèce, il était ainsi demandé au tribunal judiciaire de Paris d’apprécier l’existence d’un éventuel risque de confusion entre l’usage du signe « Auguste Mattei » pour commercialiser du whisky et la famille de marques de La Distillerie utilisant également le signe « Mattei ».

Dans un premier temps, les juges ont procédé à une comparaison des produits commercialisés sous les marques « Mattei » et « Auguste Mattei ». À ce titre, ils ont rapidement établi que « la catégorie large des “boissons alcoolisées” ne se réduit pas aux seuls vins, mais englobe à l’évidence les spiritueux dont le whisky fait partie » (jugement p.10) si bien que les produits en cause doivent être considérés comme étant identiques ou similaires.

Les juges ont ensuite comparé les marques sur les plans visuels, phonétiques et conceptuels afin d’apprécier le risque de confusion. Tout d’abord, s’agissant du plan visuel, ils ont relevé que les marques verbales de La Distillerie sont composées ou bien du seul nom « Mattei », ou en combinaison avec le signe « LN » et « Cap ». Le patronyme « Mattei » constitue ainsi l’élément dominant et distinctif de ces marques verbales. Le signe « Auguste Mattei », lui, s’apparente à « la désignation d’une personne physique identifiée par son prénom et son nom de famille » (jugement p.10) mais aussi à un « élément semi-figuratif constitué par la carte de la Corse insérée entre “Auguste” et “Mattei”, ainsi que de la mention “Casa fundati in 1912” » (jugement p.10) sur l’étiquette des bouteilles. Les juges ont alors relevé que « si le nom patronymique a généralement un caractère distinctif plus élevé auprès du consommateur d’attention moyenne, ce constat dépend largement de son caractère courant ou peu répandu, et il est donc nécessaire de procéder à une analyse globale » (jugement p.11), conformément à la jurisprudence européenne (en ce sens CJUE, 24 juin 2010, aff. C-51/09 P). En l’espèce, les juges ont relevé que le patronyme « Mattei » est assez répandu en Corse alors que le prénom « Auguste » y est relativement rare. Ils ont alors considéré que « les signes en cause sont donc visuellement faiblement similaires, dès lors qu'ils partagent certes le nom patronymique commun “Mattei” » (jugement p.11) mais que « l’ajout dans le signe litigieux du prénom “Auguste”, de la carte de la Corse et de la mention “Casa fundati in 1912” matérialise une différenciation apparente » (jugement p.11). Par conséquent, le tribunal a jugé que les produits ne sont que faiblement similaires sur le plan visuel.

« Le tribunal a considéré que la commercialisation de whisky AUGUSTE MATTEI ne constitue pas une contrefaçon de la marque MATTEI pour des boissons alcoolisées en insistant sur la rareté du prénom AUGUSTE. Cette décision me semble contraire à la jurisprudence dominante selon laquelle « le consommateur français accorde davantage d’attention au nom de famille qu’au prénom » (voir notamment pour des vins en Alsace : Cour d'appel de Colmar, 3 juillet 2019, n° 17/00436) ». - Jérôme Tassi, associé au sein du cabinet Agil’it et conseil de la société La Distillerie.

Dans l’arrêt de la cour de Colmar mentionné ci-dessus, la cour avait retenu qu'il ne peut être fait interdiction générale d'employer un patronyme qui n'est pas en lui-même une marque déposée. Cependant, elle a considéré que l'usage du patronyme seul pour commercialiser des produits alcoolisés similaires peut, lui, être considéré comme contrefaisant. En outre, elle a  jugé que l’adjonction d’un prénom à la suite du patronyme litigieux permettait d’écarter le risque de confusion dans l’esprit des consommateurs. La défenderesse s’était alors pourvue en cassation afin d’obtenir une interdiction d’exploiter non seulement le patronyme litigieux, mais aussi ses déclinaisons par adjonction de prénoms. En 2021, la Cour de cassation a infirmé ce jugement d’appel en ce qu’il retient que le caractère distinctif d’un signe repose principalement sur le patronyme. Ainsi, l’adjonction d’un prénom ne suffirait pas à écarter le risque de confusion dans l’esprit du public, si bien que « tout usage d'un signe constitué d'un ou plusieurs prénoms et du seul patronyme [litigieux] était contrefaisant ». 

LIRE LA DÉCISION >> Cour de cassation, 13 octobre 2021, n° 19-20.504

Sur le plan phonétique, les juges ont retenu qu’en l’espèce, les signes se terminent tous par le patronyme « Mattei » ce qui établit une ressemblance au moins partielle. Enfin, sur le plan conceptuel, le tribunal a considéré qu’« hormis une évocation de la Corse ou de l’Italie, les signes en cause sont […] les uns et l’autre sans signification particulière » (jugement p.11).

Enfin, pour déterminer si les marques litigieuses constituaient une contrefaçon, les juges ont apprécié le risque de confusion entre les signes au regard de leur ressemblance moyenne. Ils ont tout d’abord relevé qu’« aucun risque de confusion n’apparaît de prime abord évident » (jugement p.11). Néanmoins, la demanderesse a fait valoir que sa famille de marque « Mattei » est très connue sur le marché des boissons alcoolisées d’apéritif en raison de son usage constant et de son ancienneté, si bien que le consommateur moyen pourrait considérer que le whisky « Auguste Mattei » appartient également à cette famille. En réponse, Terroirs Distillers a expliqué que le whisky « Auguste Mattei » était commercialisé sous ce nom antérieurement au dépôt de la plus ancienne des marques de la demanderesse. Les juges ont alors rappelé qu’un simple usage antérieur d’une marque ne suffit pas à rendre la marque litigieuse illégitime, d’autant plus qu’en l’espèce « l’emploi du signe “Auguste Mattei” pour du whisky a[vait] été toléré par les titulaires de marques antérieures distinctes contenant le nom “Mattei” antérieurement au dépôt des marques opposées » (jugement p.12). De plus, se référant à la jurisprudence communautaire, les juges ont estimé que la renommée de la marque antérieure ne constitue pas un élément permettant de caractériser de façon pertinente un risque de confusion (CJUE, 8 mars 2013, aff. T-498/10, David Mayer Naman c/ OHMI).

Par conséquent, le tribunal judiciaire de Paris a jugé que La Distillerie ne rapportait pas la preuve suffisante d’un acte de contrefaçon sur le seul signe « Mattei ».

La déchéance de la marque litigieuse pour tromperie sur sa provenance

La société La Distillerie a ensuite soutenu que le signe « Auguste Mattei Cap Corse » accompagné d’une tête de maure rappelant le drapeau corse conduit le consommateur à penser que le produit commercialisé sous cette marque provient de Corse alors que ni le raisin, ni le vin utilisés ne proviennent de l’île et que la boisson est en réalité produite en France métropolitaine. En défense, la société Terroirs Distillers a fait valoir que le nom « Cap Corse » ne constitue pas une appellation d'origine et que l’INPI (l'Institut national de la propriété industrielle qui autorise ou rejette l’enregistrement de marques) a déjà considéré que les termes « Cap Corse » étaient courants pour désigner de tels apéritifs. 

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Les juges ont tout d’abord relevé que le signe « Cap Corse » désigne en effet une marque et non pas une appellation d’origine, qui sont, elles, soumises à un régime spécifique. Ainsi, « son usage pour désigner un tel apéritif n’est pas réservé aux seuls apéritifs produits en Corse » (jugement p.14). Dès lors, « la reproduction de ce nom par la défenderesse sur l’étiquette de ses produits n’est pas en soi de nature à tromper le consommateur sur leur provenance ou leur qualité » (jugement p.14). Néanmoins, les juges ont relevé que cet élément verbal est également accompagné d’éléments figuratifs et que cette combinaison laisse imaginer que le produit provient de Corse : « la présence d’une tête de maure, de profil et ceinte d’un bandeau blanc, sera aisément reconnaissable par le consommateur d’attention moyenne comme symbolisant l’identité insulaire, ce même emblème ayant du reste été adopté par la région de Corse pour son drapeau, ce qui est renforcé par la mention adjacente Cap Corse, tendra naturellement à signifier, dans l’esprit de ce même consommateur, la provenance corse du produit qui en est revêtu » (jugement p.14). Le signe « Auguste Mattei Cap Corse » serait ainsi déceptif quant à l’origine des produits.

« Le tribunal a justement reconnu que la présentation des produits était trompeuse en laissant croire aux consommateurs que les apéritifs litigieux provenaient de Corse (carte de la Corse, photographie de maquis) alors que tel n’était pas le cas. Cette décision permet une protection du savoir-faire insulaire et des produits provenant réellement de Corse ». - Jérôme Tassi, associé au sein du cabinet Agil’it et conseil de la société La Distillerie.

L’article L.714-6, b) du Code de propriété intellectuelle prévoit la déchéance de la marque en cas de tromperie sur la provenance géographique du produit ou du service qu’elle désigne. Or, en l’espèce, il a été retenu que le signe « Auguste Mattei Cap Corse » était susceptible de se révéler trompeur sur la provenance insulaire des produits qui en sont revêtus. Si les juges ont concédé que « la provenance, entendue comme production en un lieu déterminé, en l’espèce la Corse, ne sous-entend pas nécessairement […] que cette production est opérée selon des méthodes ou avec des ingrédients exclusivement d’origine corse » (jugement p.17), ils ont estimé que la défenderesse ne rapportait pas la preuve que ses produits étaient effectivement fabriqués en Corse, contrairement aux pratiques de l’ancien titulaire de la marque. Ainsi, dès lors que les produits distribués sous la marque « Auguste Mattei Cap Corse » ne sont plus produits en Corse, la marque est devenue trompeuse, ce qui justifie sa déchéance.

S’agissant du signe « Cap Mattei », les juges ont relevé qu’elle est apposée au-dessus du signe « Cap Corse », en combinaison avec la représentation d’une carte de la Corse et d’une photographie de maquis corse. Or, « un tel usage, en ce qu’il revendique clairement une association avec la Corse et alors même que l’apéritif commercialisé sous ce signe n’est pas produit sur l’île mais sur le continent, présente un caractère trompeur pour le consommateur » (jugement p.19). Par conséquent, cette marque a également été annulée pour caractère trompeur.

En revanche, les juges ont rejeté la demande de déchéance des marques litigieuses pour défaut d’exploitation sérieuse. La jurisprudence communautaire exige en effet un usage sérieux de la marque, c’est-à-dire son utilisation conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée. En l’espèce, le tribunal a considéré que « les éléments distinctifs et dominants de la marque enregistrée ont été conservés sur l’étiquette telle qu’exploitée, de sorte que les modifications apportées par ailleurs, y compris par la diminution de la taille de l’élément verbal « Auguste Mattei » ne viennent pas modifier de manière globale la perception qu’aura le public pertinent de la marque » (jugement p.17).

Les mentions trompeuses ont constitué une pratique commerciale déloyale

Enfin, la demanderesse a soutenu que le fait d'avoir distribué des produits sous le signe « Cap Corse » constitue une pratique commerciale trompeuse en ce qu’il est susceptible de créer une confusion dans l’esprit du consommateur sur la provenance des produits et que ces actes de concurrence déloyale lui ont causé un préjudice financier. L’article L. 121-1 du Code de la consommation dispose qu’« une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service ». L’article L. 121-2, 2°, b) du même code précise qu’une pratique commerciale est trompeuse lorsqu’elle risque d’induire le consommateur en erreur, notamment sur les « caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine […] son mode et sa date de fabrication […] ».

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En l’espèce, les juges ont rappelé qu’ils ont prononcé la déchéance de la marque « Auguste Mattei Cap Corse » pour caractère trompeur. De plus, ils ont considéré que la défenderesse devait « assumer la présentation qu’elle fait elle-même de son apéritif, dont elle souligne qu’il serait “plébiscité dans l’île de beauté”, présenterait “un goût assurément corse”, un “air de Corse” ou “des senteurs du maquis nous transportant sur l'île de beauté”, ce qui est indéniablement de nature à renforcer encore la présentation de nature à induire en erreur sur l’origine des produits » (jugement p.21). Par conséquent, le tribunal a estimé que des pratiques commerciales trompeuses étaient bien constituées et ouvraient droit à réparation pour la demanderesse.

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